永伦原创丨有缺陷的现有技术在专利新颖性判断中的应用

学过专利法的，都应该知道新颖性的概念，因为新颖性是专利法中的重要概念，对新颖性的判断更是是专利审查、复审及无效中的重要环节，也是专利诉讼代理、专利复审和无效代理必知的概念。申请专利的发明或者实用新型应当具备新颖性才有可能被授予专利权。因为向社会提供了全新的发明，国家才授予申请人以专利，为专利权人进行一段时间的独占权利保证。新颖性、创造性的判断主要是根据对比文件内容结合公知常识来进行，因此对比文件的“有效性”在这个过程中起的作用就特别重要：一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请的技术方案的对比文件，是损害该发明或实用新型专利申请的新颖性的文件。

要理解新颖性概念，首先要知道“现有技术”和“对比文件”的概念。

《专利审查指南》以否定的形式给出了新颖性的概念：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请人以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

对比文件：为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件，似乎也可以理解为参照物。引用的对比文件一般主要是公开出版物。

实践中如何把握对新颖性的判断？

在新颖性判断中，现有技术如何确定十分关键。根据《专利审查指南》给出的概念，现有技术唯一的界定就是申请日。也就是说，所有在申请日之前公布的技术都是现有技术，并没有区分相同或者相近的技术领域和相关的技术领域。

技术领域是要求保护的发明或者实用新型所属的具体技术领域，不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。确定发明或者实用新型所属的技术领域，应当以权力要求所限定的内容为准，根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。

在新颖性判断上，专利法和审查指南都没区分发明和实用新型的新颖性判断标准，在创造性的判断上是区分的。这是否意味着在新颖性判断中两者所依据的现有技术的范围是一致的呢？答案是肯定的。从实用新型的角度来说，如果将不同领域的技术纳入到现有技术范围内，会导致新颖性判断标准严格于创造性判断标准；从发明的角度来说，即使新颖性判断阶段没有纳入不同技术领域的现有技术，在发明阶段也可以纳入不同的技术领域的现有技术的，而且可以采取多份现有技术结合对比的方法，不会影响创造性的判断。因此，在判断新颖性时，现有技术的范围应当是相同或相近的技术领域的现有技术。

专利法意义上的“公开”在内容上必须满足“充分公开”的要求，即公开了技术方案的实质内容让公众知晓。如果公开的内容使得该领域的普通技术人员结合自己的知识能够实施该发明，这样的公开才是“充分公开”。没有“充分公开”，或者“不清楚”的公开，就是有缺陷的现有技术，但在面对没有“充分公开”的对比文件时，所属领域的技术人员能否受到启示，如果受到启示会是什么样的启示，这得结合个案来判断。

美国专利法实践中区分了新颖性判断中对比文件“充分公开”的要求与专利申请人在专利说明书中的“充分公开”要求。前者不需要公开如何使用该发明，而后者必须公开如何制造与使用该发明。就是说在新颖性判断中对比文件可以有“缺陷”。专利审查指南中，在对比文件一节也没有对对比文件限定“充分公开”、“清楚”等条件，可见对对比文件的“缺陷”也是宽容的。